專利侵權抗辯三十六計（二）
筆者擬基于近年辦理專利侵權糾紛案件的經驗體會，從訴訟上的抗辯與實體上的抗辯兩個角度，對發明及實用新型專利（為便于表述，以下簡稱“專利”）侵權抗辯的思路及方法進行梳理與總結，提供三十六條抗辯思路，以期為廣大企業以及相關領域的學術和實務工作者提供參考與借鑒。
往期鏈接：
本文為第二部分內容。
作者 |?任鵬 上海正策律師事務所
編輯 | 佳欣
上文回顧
01
訴訟上的抗辯
一方當事人行使權利時，他方當事人所提出的對抗或異議，稱為抗辯?？罐q可分為訴訟上的抗辯與實體上的抗辯兩類，其中訴訟上的抗辯，著眼于訴訟程序，可分為妨訴抗辯與證據抗辯。專利侵權訴訟中常見的訴訟上的抗辯包括提出管轄權異議、主張原告主體不適格、主張訴訟時效屆滿、請求中止訴訟等。
本章節根據上述角度提供了以下四條抗辯思路：
第1計?提出管轄權異議
第2計?主張原告主體不適格
第3計?主張訴訟時效屆滿
第4計?請求中止訴訟
02
實體上的抗辯
不同于訴訟上的抗辯，實體上的抗辯著眼于實體法上的法律效果，包括障礙抗辯、消滅抗辯、阻止抗辯等種種情形。[1]本文將專利侵權訴訟中常見的實體上的抗辯歸為六類，分別為關于專利權效力的抗辯、不構成專利侵權的抗辯、不視為專利侵權的抗辯、關于損害賠償的抗辯、不停止侵權的抗辯以及其他抗辯。
本章節根據上述六種類別提供了以下抗辯思路：
（一）關于專利權效力的抗辯
第5計?主張專利權已終止
第6計?主張專利權已被宣告無效
第7計?提出專利無效抗辯
（二）不構成專利侵權的抗辯
1.關于實施專利的主觀意圖
第8計?主張非生產經營目的
2.關于專利權保護范圍
第9計?主張專利權保護范圍不清楚
第10計 通過劃分技術特征限縮專利權保護范圍
第11計?通過功能性特征限縮專利權保護范圍
第12計?通過發明目的限縮專利權保護范圍
以上內容詳見：專利侵權抗辯三十六計（一）
承接下文
3.關于全面覆蓋原則
第13計?主張不構成相同及等同侵權
發明及實用新型專利權的侵權判定需遵循“全面覆蓋原則”，如果一種產品或方法具備了他人專利權利要求書中某項權利要求的全部技術特征，就構成了對專利產品或方法權利要求的侵害，落入了專利權的保護范圍。
全面覆蓋原則之下，專利侵權可被分為相同侵權和等同侵權兩種類型。相同侵權又稱為文字含義上的侵權，是指在被訴侵權產品或方法中能夠找出權利要求中記載的每一個技術特征。
等同侵權，是指如果被訴侵權技術方案與專利技術方案的差別僅為類似技術特征的簡單替換，則認定被訴侵權技術方案落入了專利權的保護范圍。如上文所述，等同的構成需滿足四個要件：手段基本相同，功能基本相同，效果基本相同，本領域普通技術人員無需創造性勞動就可以聯想到。[2]
不具備上述任一要件即不構成等同侵權，如在佰詩特公司與宋文生侵害實用新型專利權糾紛案[3]中，法院即以技術效果不同認定不構成等同。法院認為，涉案專利“一種紅外人體感應床下小夜燈”在技術效果方面，除人體紅外線因素外，外部光線環境亦對該小夜燈的亮滅產生影響；而被訴侵權技術方案是否處于亮燈狀態與外部光線環境無關，僅與所感應到的人體紅外線狀況有關。因此，被訴侵權技術方案不能產生涉案專利“只有在室內完全黑暗的情況下才開始工作”的技術效果，二者不構成等同。
第14計?通過捐獻原則限制等同原則的適用
為了防止專利權人利用等同原則不當地擴大專利權的保護范圍，中國從美國引入了“捐獻原則”。如果專利權人僅在說明書或附圖中描述了一項技術方案，但在權利要求書中未對其進行記載，則當他人實施了該項技術方案時，不能適用等同原則認定該項技術方案與在權利要求書中記載的技術方案等同，從而認定他人的實施行為侵犯了專利權。[4]
陳順弟與樂雪兒公司等侵害發明專利權糾紛案[5]為適用捐獻原則的典型代表。該案明確，對于在說明書中披露而未寫入權利要求的技術方案，如果不適用捐獻規則，雖然對專利權人的保護是較為充分的，但這一方面會給專利申請人規避對較寬范圍的權利要求的審查提供便利，另一方面會降低權利要求的劃界作用，使專利權保護范圍的確定成為一件過于靈活和不確定的事情，增加了公眾預測專利權保護范圍的難度，不利于專利公示作用的發揮以及公眾利益的維護。如果本領域技術人員通過閱讀說明書可以理解披露但未要求保護的技術方案是被專利權人作為權利要求中的技術特征的另一種選擇而被特定化，則這種技術方案就視為捐獻給社會。該案中，涉案專利說明書在第3頁中明確記載了第10、11步的步驟可以調換，而這一調換后的步驟并未體現在權利要求中，因此調換后的步驟不能納入涉案專利權的保護范圍。
第15計?通過禁止反悔原則限制等同原則的適用
為了防止專利權人不當地擴大專利權的保護范圍，我國還規定了“禁止反悔原則”。如果專利權人在專利審查或無效程序中，為了使專利申請更加容易獲得授權或被維持有效而自愿地縮小了保護范圍，放棄了部分技術方案，那么其在之后就不能再反悔，將已經被放棄的技術方案重新納入保護范圍之中。[6]
需要特別指出的是，如果專利申請人或專利權人在專利授權確權程序中的限縮性修改或者陳述被明確否定的，則不構成對技術方案的放棄。[7]
適用禁止反悔原則的代表案例為澳諾公司與午時公司等侵犯發明專利權糾紛案[8]。該案中，原告主張被訴侵權技術方案中的“葡萄糖酸鈣”與涉案專利權利要求中的“活性鈣”構成等同。法院認為，原告在涉案專利的審查過程中將權利要求中的“可溶性鈣劑”修改為“活性鈣”，而涉案專利申請公開文本明確記載可溶性鈣劑是“葡萄糖酸鈣、氯化鈣、乳酸鈣、碳酸鈣或活性鈣”，可見，在專利申請公開文本中，葡萄糖酸鈣與活性鈣是并列的兩種可溶性鈣劑。原告對權利要求的修改放棄了包含“葡萄糖酸鈣”技術特征的技術方案，被訴侵權技術方案不落入涉案專利的保護范圍。
第16計?通過可預見性原則限制等同原則的適用
可預見性原則，指的是如果專利權人在撰寫專利申請文件時已明確地知曉相關技術方案，但并未將其納入權利要求保護范圍之內的，則在侵權訴訟中不再適用等同原則將該技術方案納入保護范圍。
我國專利法及司法解釋目前尚未明確規定可預見性原則，但司法實踐中不乏相關案例，虹潤公司與唐古拉公司等侵害發明專利權糾紛案[9]為其中的典型。該案原告主張被訴侵權產品中的“聚碳酸酯面框”與涉案專利權利要求中的“亞克力材質面框”構成等同。法院認為，被訴侵權產品的顯示面框為聚碳酸酯材料，其相對于涉案專利限定的亞克力材質而言，不屬于涉案專利申請日后因技術發展而出現的新材料。原告在撰寫涉案專利申請文件時，已明確知曉聚碳酸酯可用于制造儀表殼的面框，但并未將其納入權利要求的保護范圍，那么在本案中進行侵權比對時，不能再適用等同規則將該技術特征納入保護范圍。
本文認為，可預見性原則的內涵與外延尚待進一步研究，需要在把握專利權人與社會公眾之間利益平衡的基礎上，合理劃定可預見性原則的適用邊界。
第17計 主張被訴侵權技術方案被涉案專利特意排除?
根據司法實踐，如果對于本領域普通技術人員而言，專利申請人或者專利權人在權利要求中特定強調并有意排除特定技術方案的，則不宜再通過適用等同原則將其納入專利權保護范圍。
鑫華隆公司與鄧育智侵害實用新型專利權糾紛案[10]為適用該規則的典型案例。該案涉案專利技術特征“治具托盤的每個邊上均活動安裝有用于夾持PCB板邊位的邊位推拉裝置”明確限定了“每個邊上”設置邊位夾持裝置。結合專利說明書的描述，本領域技術人員可知，在已具備角位夾持PCB板予以固定的情況下，只在托盤相對的兩個邊上設置邊位推拉裝置與每個邊上設置邊位推拉裝置對于穩固夾持PCB板的功效基本相同，二者并無實質性差異。由此，因涉案專利技術特征“治具托盤的每個邊上均活動安裝有用于夾持PCB板邊位的邊位推拉裝置”特意強調了“每個邊上”的限用，本領域普通技術人員在閱讀權利要求書和說明書后可以理解，權利人在專利申請時存在排除被訴侵權產品技術特征“在治具托盤相對的兩邊上活動安裝有用于夾持PCB板邊位的邊位推拉裝置”的意思，故不應將該技術方案再以等同認定納入專利權保護范圍。
實際上，特意排除規則與可預見性原則具有一定的競合關系。如在孫俊義與博成公司等侵害實用新型專利權糾紛案[11]中，法院在說理部分對可預見性原則與特意排除規則進行了結合。法院認為，“錐面”或“平面”均是涉案專利申請時，該領域普通技術人員普遍知曉的技術方案，因此，專利權人將權利要求中該技術特征限定為“錐面”是將“平面”排除在涉案專利權的保護范圍之外。
第18計?主張被訴侵權技術方案為涉案專利記載的背景技術
如果被訴侵權技術方案屬于涉案專利背景技術中記載的技術方案，則在侵權訴訟中不宜適用等同原則將該技術方案納入保護范圍。
司法實踐中適用該規則的典型案例為中森公司與格瑞德公司等侵害發明專利權糾紛案[12]。該案涉案專利為“電動綠籬機”，而被訴侵權產品通過燃油發動機驅動。法院認為，本領域普通技術人員基于對涉案專利所限定的“電動綠籬機”、說明書背景技術部分對存在電機驅動和燃油發動機驅動兩種方式的介紹以及發明目的部分關于“環保無污染”效果的強調等，完全可以理解為專利申請人明確不尋求保護以燃油發動機作為動力源的綠籬機技術方案。在此情況下，若在判斷被訴侵權產品是否落入涉案專利權保護范圍時，將燃油發動機驅動與電機驅動認定構成技術特征等同，則不利于專利權利要求公示作用的發揮和社會公眾信賴利益的保護。
該規則與特意排除規則及可預見性原則同樣具有一定的競合關系，本文限于篇幅不再展開。
第19計?主張被訴侵權技術方案為變劣技術方案
變劣技術方案，指的是省略權利要求中個別技術特征或者以簡單或低級的技術特征替換權利要求中相應技術特征，舍棄或顯著降低權利要求中與該技術特征對應的性能和效果從而形成的技術方案。[13]
在專利制度施行的早期，變劣技術方案在一定條件下，被認為構成對專利權的侵害。[14]但在最高人民法院于2009年明確“全面覆蓋原則”后[15]，“全部技術特征原則”取代了“多余指定原則”，“具體技術特征等同”取代了“整體技術方案等同”，變劣技術方案是否構成專利侵權的判斷，回歸為是否構成“相同侵權”及“等同侵權”的判斷。
具體而言，對于省略技術特征的變劣技術方案，由于不滿足“全面覆蓋原則”，不構成專利侵權；對于替換技術特征的變劣技術方案，則按照等同原則的“三基本一無需”進行是否構成等同的判斷，如不構成等同特征，則不符合全面覆蓋原則，不構成專利侵權。
4.其他不侵權抗辯
第20計 提出現有技術抗辯
被訴落入專利權保護范圍的全部技術特征，與一項專利申請日以前在國內外為公眾所知的現有技術中的相應技術特征相同或者無實質性差異的，應當認定被訴侵權人實施的技術屬于現有技術，不構成專利權侵權。[16]
其中，“無實質性差異”在實踐中可以參照等同的標準掌握。[17]司法實踐中，法院對于現有技術的比對通常不限于一項現有技術方案，而是允許將一項現有技術方案與所屬領域公知常識進行簡單組合。[18]
需要特別注意的是，現有技術抗辯僅考慮被訴落入專利權保護范圍的技術特征，至于被訴侵權技術方案中與權利要求的保護范圍無關的特定技術特征，或者對認定是否落入權利要求所限定的保護范圍沒有實質性影響的特定技術特征，在認定現有技術抗辯時不予考慮。
最高人民法院在百度公司與搜狗公司等侵害發明專利權糾紛案[19]中明確，在認定現有技術抗辯是否成立時，應當在對權利要求限定的技術方案進行技術特征劃分后，對照權利要求中的各項技術特征，對應性地確定被訴侵權技術方案中的各項“被訴特征”，以及現有技術中的各項“相應特征”，再行比對以確定各項“被訴特征”與“相應特征”是否相同或者無實質性差異。被訴侵權技術方案中與權利要求的保護范圍無關的特定技術特征，或者對認定是否落入權利要求所限定的保護范圍沒有實質性影響的特定技術特征，在認定現有技術抗辯時不予考慮。在認定“被訴特征”與“相應特征”是否相同或者無實質性差異時，應當圍繞涉案專利所要解決的技術問題以及權利要求中爭議技術特征在專利技術方案中的功能和技術效果，對二者在手段、功能、效果等方面的差異及其影響程度作出認定。
第21計 提出抵觸申請抗辯
任何單位或者個人就同樣的發明或者實用新型在申請日以前向國務院專利行政部門提出過申請，并記載在申請日以后公布的專利申請文件或者公告的專利文件中的，這種申請被稱為抵觸申請。在司法實踐中，被訴侵權人有證據證明其實施的技術屬于抵觸申請的，可以參照現有技術抗辯進行處理，即抵觸申請抗辯。
與現有技術抗辯的審查判斷標準存在一定差異的是，抵觸申請抗辯采用新穎性標準。最高人民法院在陳劍與博生公司專利權侵權糾紛案[20]中明確了這一規則：只有在被訴侵權技術方案的各項技術特征均已被抵觸申請單獨、完整地公開，相對于抵觸申請不具有新穎性時，才可以認定抵觸申請抗辯成立。如果被訴侵權的技術方案相較于抵觸申請存在差異并具有新穎性，或者被訴侵權人主張將抵觸申請與現有技術或者公知常識結合后進行抗辯的，抵觸申請抗辯均不能成立。
（三）不視為專利侵權的抗辯
不視為專利侵權的抗辯，包括《中華人民共和國專利法》（以下簡稱“《專利法》”）第75條規定的權利用盡抗辯、先用權抗辯、臨時過境抗辯、科學研究抗辯及Bolar例外抗辯。[21]法律上這種不視為侵犯專利權的規定，是對專利權的一種限制性規定，目的是在合理保護專利權人合法權益的前提下，同時保護社會及公眾的利益。[22]
第22計 提出權利用盡抗辯
專利法中的權利用盡，是指專利產品或者依照專利方法直接獲得的產品，由專利權人或者經其許可的單位、個人售出后，使用、許諾銷售、銷售、進口該產品的，不視為專利侵權。
雖然專利法僅規定了“售出”后的權利用盡，但在司法實踐中也有基于“贈與”行為認定專利權權利用盡的案例。如在朗悅公司與吳云仙侵害發明專利權糾紛案[23]中，法院認定被訴侵權人所使用被訴侵權產品系從涉案專利的原專利權人處合法取得，雖然涉案專利已經轉讓，但原專利權人對外贈與專利產品所發生的權利用盡效力，不受專利權轉讓的影響。故即使被訴侵權人系為生產經營目的使用該產品，其行為亦不視為侵權。
第23計 提出先用權抗辯?
在專利申請日前已經制造相同產品、使用相同方法或者已經作好制造、使用的必要準備，并且僅在原有范圍內繼續制造、使用的，不視為侵犯專利權。
由于先用權抗辯存在一定的使用范圍限制，即僅可在原有范圍內繼續制造、使用，故先用權抗辯的優先級一般低于現有技術抗辯。
關于先用權抗辯的適用，最高人民法院在英特萊公司與藍盾公司等侵害發明專利權糾紛案[24]中明確，現有證據能夠證明，制造商在申請日前已經實施或已經為實施本案專利做好了技術或物質上的必要準備，且僅在原有范圍內繼續制造的，先用權抗辯成立。若制造商并非被訴侵權人，但銷售商能夠證明被訴侵權產品的合法來源以及制造商享有先用權的情況下，銷售商可以提出先用權抗辯。
第24計?提出臨時過境抗辯?
臨時通過中國領陸、領水、領空的外國運輸工具，依照其所屬國同中國簽訂的協議或者共同參加的國際條約，或者依照互惠原則，為運輸工具自身需要而在其裝置和設備中使用有關專利的，不視為侵犯專利權。
該規定源自《保護工業產權巴黎公約》[25]，是為了保證國際交通的國際慣例，但在我國尚無實際適用的司法案例。
第25計 提出科學研究抗辯?
專為科學研究和實驗而使用有關專利的，不視為侵犯專利權。
該規定的目的是鼓勵進行科學技術研究，與“非生產經營目的抗辯”具有一定的競合關系，筆者尚未檢索到直接適用該規定的司法案例。
第26計?提出Bolar例外抗辯?
為提供行政審批所需要的信息，制造、使用、進口專利藥品或者專利醫療器械的，以及專門為其制造、進口專利藥品或者專利醫療器械的，不視為侵犯專利權。由于該規定與美國羅氏公司訴Bolar制藥公司案有關，所以也被稱為“Bolar例外”。
恩必普公司與利民制藥廠侵害發明專利權糾紛案[26]為適用Bolar例外的典型案例。法院認為，首先，被訴侵權人申請注冊涉案仿制藥，該行為在本質上系請求行政機關給予行政許可的行為，并不屬于專利法規定的“實施專利”的行為，不構成侵害專利權的行為；其次，專利權人并未提交證據證明被訴侵權人在為提供行政審批所需信息之外，還存在以生產經營為目的另行實施了制造、使用、許諾銷售、銷售、進口涉案專利產品，或者使用涉案專利方法以及使用、許諾銷售、銷售、進口依照涉案專利方法直接獲得的產品的行為，故被訴侵權人未侵害涉案專利。
（未完待續，關于損害賠償的抗辯、不停止侵權的抗辯以及其他抗辯……詳見下期內容）
注釋
[1] 參見佟柔主編：《中華法學大辭典：民法學卷》，中國檢察出版社1995年版。轉引自柳經緯、尹臘梅：《民法上的抗辯與抗辯權》，載《廈門大學學報（哲學社會科學版）》2007年第2期，第90頁。
[2] 參見《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》第7條、《最高人民法院關于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規定》第13條。
[3] 參見最高人民法院（2021）最高法知民終1843號民事判決書。
[4] 參見《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》第5條。
[5]?參見最高人民法院（2013）民提字第225號民事判決書。
[6]?參見《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》第6條。
[7]?參見《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋（二）》第13條。
[8]?參見最高人民法院（2009）民提字第20號民事判決書。
[9]?參見最高人民法院（2021）最高法知民終1924號民事判決書。
[10]?參見最高人民法院（2020）最高法知民終1310號民事判決書。
[11]?參見最高人民法院（2015）民申字第740號民事裁定書。
[12]?參見最高人民法院（2021）最高法知民終192號民事判決書。
[13]?參見北京市高級人民法院《專利侵權判定指南（2017）》第129條。
[14]?參見北京市高級人民法院知識產權審判庭編：《北京市高級人民法院〈專利侵權判定指南（2017）〉理解與適用》，知識產權出版社2020年版，第659頁。
[15]?參見《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》第7條。
[16]?參見《中華人民共和國專利法》第22、67條、《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》第14條。
[17]?孔祥俊、王永昌、李劍：《〈最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋〉適用的若干問題》，載《電子知識產權》2010年第2期，第80頁。
[18]?參見江蘇省高級人民法院（2007）蘇民三終字第0139號民事判決書。
[19]?參見最高人民法院（2020）最高法民再82號民事判決書。
[20]?參見最高人民法院（2015）民申字第188號民事裁定書。
[21]?參見《中華人民共和國專利法》第75條。
[22]?全國人大常委會法制工作委員會經濟法室編著：《〈中華人民共和國專利法〉釋解及實用指南》，中國民主法制出版社2012年版，第149頁。
[23]?參見浙江省杭州市中級人民法院（2019）浙01民初4142號民事判決書。
[24]?參見最高人民法院（2015）民申字第1255號民事裁定書。
[25]?參見《保護工業產權巴黎公約》第五條之三。
[26]?參見最高人民法院（2019）最高法民申2178號民事裁定書。
（本文僅代表作者觀點，不代表知產力立場）
