漢坤知苑丨《商標法》第十一條關于商標顯著性的理解與適用（下）

2022-11-03 17:55:00

本文擬通過相關法律規定及數件典型案例對《商標法》第十一條的理解與適用加以分析，以供行業同仁探討。上篇主要介紹了商標缺乏顯著性的認定和不同情形的區分問題。此為下篇，將介紹商標顯著性認定評審和訴訟程序中轉換或增加適用條款的問題，以及《商標法》第十一條與其他條款的關系。

上篇鏈接：?《商標法》第十一條關于商標顯著性的理解與適用（上）

作者 | 何瑋?王亞寬?漢坤律師事務所

編輯?| 墨客

（三）評審和訴訟程序中轉換或增加絕對理由的影響

我們先來看幾組案例：

案例一：“ 640?wx_fmt=png ”（44類）圖形商標駁回復審重審訴訟案[23]

該商標于2015年申請，起初因他人在先商標阻擋被駁回，歷經一審消除障礙后，被判令重裁。然而，國知局在重審中增加適用缺顯條款，再次駁回該商標申請。在第二輪訴訟程序中，一審法院認為該商標指定使用在“醫療診所服務”等項目上具有顯著性，且經一定使用，其顯著性進一步增強，進而不違反《商標法》第十一條第一款第（三）項之規定。隨后，北高推翻了該判決，認為相關公眾易將該圖形識別為某個患者的放射掃描光片而不易將其作為商標識別，進而維持了重裁中關于缺顯的認定。

案例二： 640?wx_fmt=png （38類）商標無效宣告再審案[24]

該商標于2013年申請，2015年注冊，后被多次提起無效宣告。2017年，國知局以該商標用在計算機輔助信息和圖像傳送等服務上，僅僅直接表示了指定服務的內容及特點系與女性月經期相關聯，缺乏顯著性為由，依據《商標法》第十一條第一款第二、三項裁定應予無效宣告。后一審、二審法院推翻了前述認定，并認為大姨媽雖有指代女性月經的含義，但其與第38類指定服務距離較遠，且整體上具有顯著性。2019年再審中，最高院直接增加適用《商標法》第十條第一款第八項，認為“大姨媽”作為商標注冊有損公眾情感和女性尊嚴，有違公序良俗，系有害于社會主義道德風尚或者有其他不良影響的標志，應當宣告無效。同時認為爭議商標亦缺乏顯著性。該案被評選為2019年中國法院50件典型案例之一。

上述案件并非個例。類似案例還有前文所述的“陳麻花”案（再審認定在麻花上不構成通用名稱，但轉換適用其他缺顯情形）、“ 640?wx_fmt=png ”案（評審以其指定在服裝、運動場出租等項目上具有描述性適用描述性條款，訴訟中又以其易被視為廣告語轉換適用其他缺顯情形）[25]、“REAL 音樂手機”案（評審中增加適用描述性條款，認為使用在手機上直接表示了商品的功能特點）[26]、“TOP TIER”案（該案在克服在先障礙后的重裁中，被認定使用在燃料上具有對商品品質特點的描述，增加適用描述性條款）[27]?等。

上述案例引發了兩個問題：評審中能否直接轉換或增加適用絕對理由？訴訟中能否直接轉換或增加適用絕對理由？在商標評審及行政訴訟案件中如何平衡全面審查原則與禁止不利變更原則，如何在程序與實體之間取舍的問題。

禁止不利變更原則源于18世紀初的德國“確定力理論”，是各國刑法、民法、行政法中的共有理論[28]，如刑法領域的“上訴不加刑”原則等。禁止不利變更原則在行政法中主要是指在行政復議或行政訴訟過程中，復議機關或法院不能作出加重申請人法律責任，或減損其既得利益，將其至于更為不利的境地，如我國《行政復議法實施條例》第51條規定了“行政復議機關在申請人的行政復議請求范圍內，不得作出對申請人更為不利的行政復議決定” ，我國《行政訴訟法》第77條第2款則規定“人民法院判決變更，不得加重原告的義務或者減損原告的權益。但利害關系人同為原告，且訴訟請求相反的除外”。隨著現代行政法治的不斷發展完善，行政法已從片面強調對相對人進行強有力管理的“管理法”過渡為平衡國家權力和公民權利的“平衡法”[29]，禁止不利變更原則一方面體現了行政法治的發展，為當事人對行政行為作出后所產生的存續性的信賴利益的合理期待，以及在此基礎上提出復議/訴訟程序以尋求更利于己方的救濟或權利，另一方面，也體現了國家權力對公民權利的謙抑，即，具體行政行為系原裁決機關代表國家所作出，即便初次作出的結果過輕，責任應由國家來承擔，而非個人來承擔[30]。

回到前述第一個問題，我國《商標法實施條例》第五十二條[31]規定了評審中可主動增加適用絕對理由，同時強調需增加評審意見答辯環節，給予當事人再次抗辯的機會。筆者以為，該條款規定本身未充分考慮禁止不利變更原則，原因在于：商標申請及評審案件雖有其特殊性，但仍在行政法的規制范圍內。筆者理解，評審機構對申請審查中作出的決定有糾錯的權力，但這種糾錯行為不宜破壞申請人基于原行政決定所產生的信賴利益，并因此使其尋求救濟的目的落空。如“ 640?wx_fmt=png ”駁回復審案中，在歷經評審、一審消除在先障礙后，又因重裁遭遇缺顯，那么，假如申請人不申請復審，而是通過重新提交新申請等待引標消除，并獲得注冊。在這種情況下，申請人因提起復審這一行政救濟程序反而使商標申請受到更大阻礙，顯然有違復審目的。由此，是否會導致復審程序的設置由于行政相對人因擔心對自己不利不去行使，而在一定程度上形同虛設？實際上，即便復審機構不在復審中增加缺顯等絕對理由的適用，其仍可發揮主動審查的職權，依據《商標法》第四十四條規定依法啟動無效宣告程序來解決相關商標是否在其他方面被禁注，而這一程序的啟動應當是審慎的、必要的，因為其依然涉及行政相對人利益與社會公共利益的平衡問題。

對于第二個問題，在“大姨媽”案中，最高院明確其增加適用法條的依據是《行政訴訟法》第八十七條所規定的全面審查原則、《最高人民法院關于適用<中華人民共和國行政訴訟法>的解釋》第一百二十條[32]及《最高人民法院關于審理商標授權確權行政案件若干問題的規定》第二條[33]等規定，對此，筆者表示疑惑。

首先，筆者以為，全面審查是對已作出的具體行政行為的合法性的審查，而非未實際作出的具體行政行為。對應到“大姨媽”案件中，即國知局已評述并裁定的“缺乏顯著性”問題，而非其并未評述和裁定的“不良影響”問題。對應到“陳麻花”案件中，即國知局已評述并裁定的“陳麻花”是否構成通用名稱，而非其尚未評述和裁定的“陳麻花”是否構成其他缺顯情形。因行政行為的可分性，全面審查也是限于程序啟動一方訴訟請求的全面審查，而不能超出原審裁判范圍和當事人的訴訟請求范圍[34]，即應當遵循不告不理原則。對此，《最高人民法院關于適用<中華人民共和國行政訴訟法>的解釋》第一百二十條第一款規定，“人民法院審理再審案件應當圍繞再審請求和被訴行政行為合法性進行。當事人的再審請求超出原審訴訟請求，符合另案訴訟條件的，告知當事人可以另行起訴”??！按笠虌尅卑负汀瓣惵榛ā卑妇蛩颂崞馃o效宣告而啟動審查程序，對于無效宣告申請，當事人有權選擇哪些絕對理由和/或相對理由，因絕對理由不受五年期間限制，如在第一次提起無效宣告時未主張缺顯、誤認、不良影響等，當事人仍然有決定是否再依此提起第二輪無效宣告申請的權利。同時，如涉及不良影響等可能損害公共利益的情形，國知局也可主動啟動無效宣告程序審查，如其認定構成不良影響，商標權利人依法享有無宣告復審及后續訴訟程序來尋求救濟的權利。在前述案件中，再審程序中直接增加適用條款一方面與不告不理原則不符，同時也變相剝奪了當事人的審級利益與上訴的權利。

其次，上述案件再審程序中直接增加適用條款也與禁止不利變更原則不符。前文已述，禁止不利變更原則貫穿于我國行政法、行政訴訟法規定之中。又如最高院在（2018）最高法行再128號行政裁定中指出：“按照不告不理原則，當事人僅提出其中之一時，人民法院不宜主動審理另外一個并作出裁判。如果人民法院對此進行全面審查，使當事人行使訴權的結果比不行使訴權更加不利，這就對訴權的充分行使和訴訟渠道的暢通產生了阻礙效果，與行政訴訟制度的宗旨顯有不合”?！瓣惵榛ā卑钢?，當事人申請再審系通過行使訴權尋求不構成通用名稱的認定，然而，雖然再審支持了這一訴求，卻又增加了“其他缺顯”這一新的法律適用條款，顯然將再審申請人置于更為不利的局面，有違行政訴訟制度的宗旨。在“大姨媽”案件中，再審程序的啟動人是無效宣告申請方，再審判決增加“不良影響”條款雖對于再審申請人更為有利，“超出了”其啟動程序的預期，但對于一審、二審程序啟動者（商標權利人）來看，有失公平。再審對“不良影響”的直接適用，至少剝奪了商標權人評審、一審、二審的程序性權利，也在另一方面直接替行政機關作出了判斷?，F代行政救濟制度追求實質正義與程序正義的統一，這一決定是否也忽略了程序正義及當事人主義因素，值得商榷。

此外，即便通過全面審查對于行政機關行使審查權、履行職責進行督促，這種督促是否可以以督促和判令重裁的方式做出，而非直接作出評判結論？最高院在(2018)最高法行26號迪奧真我香水立體商標[35]案中的裁判結論或許有所啟發。該案中，最高院一方面對行政決定和裁定是否有違行政程序作出評判和糾正，判令原商標評審委員會應當基于迪奧爾公司在復審程序中提出的與商標類型（三維立體標志）有關的復審理由進行審理，糾正商標局（將其視為圖形商標進行審查）的不當認定，并根據三維標志是否具備顯著特征的評判標準，對申請商標指定中國的領土延伸保護申請是否應予準許的問題重新進行審查。另一方面，強調重裁時要重點考量該商標的顯著性和經使用獲得顯著性因素，特別是申請商標進入中國市場的時間，在案證據能夠證明的實際使用與宣傳推廣的情況，以及申請商標因此而產生識別商品來源功能的可能性。又如，在M6、M8案中，國知局以通用名稱為由駁回兩商標申請，一審法院認為其不構成通用名稱，而認為其符合“其他缺顯”情形，并增加對《商標法》第十一條第一款第（三）項的適用，二審對這一增加適用條款的判決予以糾正，認為“鑒于被訴決定中對于訴爭商標標志是否屬于2019年商標法第十一條第一款的其他情形并未審查，本案作為商標授權行政案件，應以被訴決定內容作為審理范圍，故原審法院主動引入2019年商標法第十一條第一款第三項亦有不當，本院對此予以指出，并對該條款不再予以評述”[36]。

（四）顯著性與誤認條款的區別與界限理解

近年來，與顯著性條款交叉最多的條款之一是《商標法》第十條第一款第（七）項，即“帶有欺騙性，容易使公眾對商品的質量等特點或者產地產生誤認的”情形（簡稱“誤認條款”）。這種交叉，有的是同時適用兩個法條，如指定在第29類“肉”商品上的“鬼城麻辣雞”，其在評審階段被認定為構成“誤認”、“僅直接表示商品特點”兩種情形[37]。有的則是針對不同商品分別適用，如“陳麻花”案中，其在“麻花”商品上被認定缺顯，在“怪味豆”等商品則被認定構成誤認。

兩個條款的主要區別在于：2001年《商標法》修法后，缺顯僅被禁注，誤認則仍被禁注且禁用；前者可通過使用獲得顯著性，后者則不論使用如何，均不能取得顯著性。事實上，作為絕對禁止使用的條款，誤認條款在適用方面應當保持更為慎重的態度，當出現容易對消費者造成某種實質性損害的誤認，相關公眾基于日常經驗，具有較大的誤認可能性時，該條款的適用才具有必要性。例如，申請注冊在食品上的商標如果含有“硒”或“有機”字樣，消費者不可避免地會認為指定使用商品含有硒元素或者是以有機方式種植生產從而產生購買欲望，如果這種表述具有欺騙性，消費者的真實需求當然無法得到滿足，這種誤認就屬于對消費者造成實質損害的情形。[38]

對于兩個條款的區分和對誤認條款的審慎適用，最高院在“ 640?wx_fmt=png ”商標（第5類：人參、枸杞、中藥成藥等）駁回復審案件[39]中似乎表達了這一傾向，該案在評審階段同時適用了《商標法》第十一條第一款第（二）項和第十條第一款第（七）項，一審中，北京知產法院認為如果商標標志只是或者主要是描述、說明所使用商品的主要原料、功能等特點，應認定屬于商標法第十一條第一款第(二)項規定的不得作為商標注冊的情形，而不應同時適用商標法第十條第一款第(七)項這一絕對禁用條款，進而否定對誤認條款的適用。在二審、再審程序中，北京高院和最高院均肯定了這一結論，并認為，申請商標“參杞鹿龜”商標易被解讀為幾種中藥藥材的簡稱，僅系描述性表達，尚不足以使相關公眾對商品的質量等特點產生錯誤認識，難以認定構成對公眾的欺騙。

回到上述“鬼城麻辣雞”“陳麻花”案件，作為與肉類食品、麻花、怪味豆食品具有密切關聯的擬制“理性人”，相關公眾應是具有一定社會經驗和普遍社會認知的擬制人，其看到肉類產品上的“鬼城麻辣雞”時一般可以聯想到這是一個品牌名，而不是誤認其為產品原料或僅僅是對商品的描述。同樣，“陳麻花”指向的是叫“陳麻花”的品牌，其產品范圍可能覆蓋麻花、怪味豆等各類零食，正如“周黑鴨”涵蓋了鴨肉制品、小龍蝦、海帶、豆腐等鹵制品，其并不因含“鴨”就僅指向了鴨肉，而在麻辣蝦尾上標識“周黑鴨”導致誤認。如前述，相關公眾應是具備普遍常識認知的，并非一無所知，也不會“想的過多”，因而其通常認知不宜定的過低或過高。

三、小? ?結

截至2021年，我國商標注冊申請量已連續19年居世界第一，近兩年來，我國年度商標申請總量已突破900萬件。如此巨大的申請量下，市場主體對可作為標識商品來源符號的選擇空間也被不斷擠壓，這也是商標顯著性問題的凸顯的原因之一。行政及司法程序中對缺顯條款審查的過度收緊，加劇了商標申請難度及已注冊商標的不穩定性，其中不乏一些使用多年的商標無法獲得注冊，甚至已經獲得注冊，并已揚名海內外多年的金字招牌被無效。對缺顯條款的過度適用也為商標囤積者、仿冒者、同業競爭者利用該條款攻擊正當誠信經營的權利人滋生溫床，成為李鬼扳倒李逵的手段之一。?

筆者真誠地希望司法和行政機關在商標顯著性案件中能更好地明晰規則、標準與邊界。筆者建議：其一，裁判者在擬制“相關公眾”這一主體層面，可以對標民法上的“理性人”，將相關公眾的認知能力定位為具有一般合理審慎注意義務的主體，而非一無所知的普羅大眾。且擬制相關公眾認知能力時應結合具體商品與服務的特點，對于原料部件、醫療設備、醫藥制劑等非消費類產品，更應充分考慮商品生產、經銷渠道的經營者所應具備的認知能力；其二，對于顯著性的判斷，應更充分地考慮商標與具體指向的商品或服務的聯系程度，嚴格區分描述性標志與暗示性標志的界限，尤其對于后者給予空間。同時，厘清《商標法》三種缺顯情形的區別與并列關系，對于第三項“其他缺顯”情形，應當謹慎適用，而不是將其作為前兩項條件不足的兜底。其三，厘清缺顯條款與誤認、不良影響條款的差異和影響，并慎用誤認和不良影響條款，以防止產生將市場主體的誠信經營成果打入“禁用”深淵這類無可挽回的毀滅性后果。其四，在復審和行政訴訟程序中謹慎增加絕對性條款的適用，保障當事人對行政行為、司法判決所產生信賴利益的合理期待，以更為穩妥的方式尋求程序正義與實體正義的平衡與統一。其五，在審查過程中，應充分考慮爭議標識的實際使用情況，注重個案公平。對于已經投入使用多年并發揮區分商品來源功能，但尚未注冊或已注冊的商標，應遵循保護誠信經營，尊重已經形成的市場格局和市場秩序的原則，防止絕對理由被競爭對手甚至仿冒者、搶注者所不當利用。

????注釋：

[23]?(2020)京行終409號；(2018)京73行初12746號

[24]?(2019)最高法行再240號；(2018)京行終3808號；(2017)京73行初7868號

[25](2022)京行終5135、4557號。該案中，評審階段以“交個朋友”使用在“服裝”“運動場出租”等商品或服務上直接表示了商品的功能用途、服務的內容等特點為由，適用《商標法》第十一條第一款第二項規定予以駁回，訴訟中，一二審法院均認為其易被視為廣告宣傳語，轉換適用了《商標法》第十一條第一款第三項規定。

[26]商評字[2022]第0000260620號《關于第52312144號“音樂手機Real”商標駁回復審決定書》。申請階段，該商標因違反《商標法》第三十條被駁回；后在駁回復審中，國知局依據《商標法實施條例》第五十二條送達《商標駁回復審案件評審意見書》，認為該商標使用在“智能手機；手機”商品上直接表示了商品的功能等特點，違反了《商標法》第十一條第一款第(二)項的規定，在其余復審商品上，缺乏應有的顯著特征，不得作為商標注冊，違反了《商標法》第十一條第一款第(三)項的規定，進而依據缺顯條款駁回該商標申請。

[27]商評字[2021]第0000006200號重審第0000002007號《關于第44048432號“TOP TIER”商標駁回復審決定書》。該商標曾因違反《商標法》第三十條被駁回，后一審法院確認發生情勢變更，判令國知局重新作出決定。重裁中，國知局認為該商標整體易被理解為“最高等級”等含義，使用在“燃料”等商品上易使相關公眾理解為對商品品質等特點的描述，進而構成《商標法》第十一條第一款第（二）項規定情形，予以駁回。

[28]《禁止不利變更原則的適用》，最高人民法院第二巡回法庭2020年第9次法官會議紀要。

[29]同上。

[30]《行政不利變更禁止原則及其適用問題探討》，濮陽縣法院，趙剛身。

網址：http://hnpyfy.hncourt.gov.cn/public/detail.php?id=910

[31]我國《商標法實施條例》第五十二條規定：

商標評審委員會審理不服商標局駁回商標注冊申請決定的復審案件，應當針對商標局的駁回決定和申請人申請復審的事實、理由、請求及評審時的事實狀態進行審理。

商標評審委員會審理不服商標局駁回商標注冊申請決定的復審案件，發現申請注冊的商標有違反商標法第十條、第十一條、第十二條和第十六條第一款規定情形，商標局并未依據上述條款作出駁回決定的，可以依據上述條款作出駁回申請的復審決定。商標評審委員會作出復審決定前應當聽取申請人的意見。

[32]《最高人民法院關于適用<中華人民共和國行政訴訟法>的解釋》第一百二十條：

人民法院審理再審案件應當圍繞再審請求和被訴行政行為合法性進行。當事人的再審請求超出原審訴訟請求，符合另案訴訟條件的，告知當事人可以另行起訴。

被申請人及原審其他當事人在庭審辯論結束前提出的再審請求，符合本解釋規定的申請期限的，人民法院應當一并審理。

人民法院經再審，發現已經發生法律效力的判決、裁定損害國家利益、社會公共利益、他人合法權益的，應當一并審理。

[33]《最高人民法院關于審理商標授權確權行政案件若干問題的規定》第二條：人民法院對商標授權確權行政行為進行審查的范圍，一般應根據原告的訴訟請求及理由確定。原告在訴訟中未提出主張，但國家知識產權局相關認定存在明顯不當的，人民法院在各方當事人陳述意見后，可以對相關事由進行審查并作出裁判。

[34]（2017）最高法行申1481號

[35]第G1221382號“ 640?wx_fmt=png ”立體商標由克里斯蒂昂迪奧爾香料公司于2014年4月16日在法國獲得“香水”等商品的基礎注冊，2014年8月8日獲得馬德里國際注冊，后于2014年11月16日申請指定至中國保護。2015年，商標局以作為圖形商標其缺乏顯著性、違反《商標法》第十一條規定為由，駁回其全部指定商品在中國的領土延伸保護申請。歷經駁回復審、一審、二審后，最高院(2018)最高法行再26號判決對原審判決、裁定予以撤銷，并判令商評委重新作出駁回復審決定。2019年，商評委對其經過使用獲得顯著性予以認可，并給予了領土延伸保護。